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谁动了谁的奶酪
——从上海高院“申达”案探析定牌加工中商标侵权的认定
杨晖马宁

2009年11月2日，上海市高级人民法院对上海申达音响电子有限公司（“原告”）与玖丽得电子（电子）有限公司（“被告”）侵犯商标专用权纠纷一案做出终审判决[1]，维持上海市第一中级人民法院做出的被告定牌加工并出口使用申达公司注册商标的行为不构成商标侵权的一审判决。该案是典型的涉外定牌加工[2]商标侵权纠纷案件，其特殊的案情进一步引发了业内对如何认定定牌加工中商标侵权的讨论和思考。本文从定牌加工的行为本质、商标的基本功能、商标法律规范的精神实质、加工企业所负的审查义务等角度对涉外定牌加工中的商标侵权认定进行探讨，以期促进对该类问题尽快建立统一的执法标准。

一、案情简介

原告于1998年3月28日获得“JoLida及图”组合商标注册（商标注册证号1163193），核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”，经续展注册有效期至2018年3月27日。原告将该商标在海关总署进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标有“Jolida及图”商标。经原告申请，上海海关对该批货物予以扣留。2009年2月，上海海关出具了对该批货物是否侵犯原告的该商标专用权做出了不能认定的通知书。原告遂起诉到一审法院，称被告未经许可在相同商品上使用“Jolida及图”组合商标，构成商标侵权，要求被告停止侵权、赔偿损失。

被告辩称：原告和被告都是美国朱利达电子有限公司（“美国朱利达”）投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida及图”组合商标。被告实施的是定牌加工出口行为，既有订货合同，又有美国商标合法授权，故不应认定为商标侵权。

二、法院判决

一审法院查明，被控侵权产品外包装箱上贴有“JOLIDAINCTEL：0013019532014MADEINCHINA”及产品型号等标识。经比对，被告在被控侵权产品及内包装上使用的商标与其母公司美国朱利达在美国注册的图形商标与“JOLIDA”文字商标标识相同。被告在被控侵权产品及内包装上使用的图形商标与原告主张的图文组合商标的图形部分相同，“JOLIDA”文字商标与原告主张的图文组合商标的文字部分相同，主要区别在于部分英文字母的大小写不同。

一审法院认为：（1）从涉案商标的权利状况来看，在原告成立及在中国注册涉案商标前，案外人美国朱利达即已在美国注册并使用“Jolida”文字商标和图形商标；（2）原告和被告均是由美国朱利达投资设立，虽然原告股东后变更为其他主体但不能否认原告与美国朱利达曾经是投资关系，且原告涉案商标的文字部分也和美国朱利达英文名称中的字号相同；（3）从被告提供的合同及被控侵权产品内外包装上标注的是美国朱利达的企业名称等综合考虑，被告使用的商标是美国朱利达在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国，被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为；（4）被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达，由于涉案产品全部出口，未在中国实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能。综上，本案中关联企业内部由于投资关系的变化，造成了企业间在不同国家法域内各自独立享有原关联企业内部的商标专用权。涉外定牌加工行为中由于商标全部出口仅涉及的是美国市场及相关消费者，在中国市场内由于没有销售，所以相关消费者不会对该产品发生混淆和误认的可能。因此，被告的行为不构成商标侵权，驳回原告全部诉讼请求。

二审法院同意原审判决对被告行为属于定牌加工的认定，并进一步明确：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。本案中，被告接受案外人美国朱利达的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被告的行为不构成商标侵权并无不当。

三、涉外定牌加工中的商标侵权认定——是否以混淆为必要条件？

涉外定牌加工中的商标侵权如何认定在理论界和司法实务界一直有不同的观点，主要是围绕如何理解我国《商标法》第52条第（一）项规定的商标侵权行为展开的：即“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的，构成商标侵权。”由于该条法律规定从文字表述上并没有将混淆、误认作为商标侵权的构成要件，不少人认为只要实施了上述行为就构成商标侵权，而无须